Защитим свой товарный знак

В соответствии с законом от 23.09.1992 г. № 3520–1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — закон) обозначение может быть зарегистрировано на имя юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Требования, предъявляемые к товарному знаку и являющиеся залогом его охраноспособности, раскрываются в статьях 6 и 7 закона. Запрещена регистрация обозначений, не обладающих различительной способностью (это обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, реалистические или схематические изображения товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры). Также закон не допускает регистрацию обозначений, указывающих на вид товара, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ его производства или сбыта. Нельзя зарегистрировать обозначения, вошедшие во всеобщее ­употребление для обозначения товаров определенного вида.

Практика последних лет показывает, что владельцы интеллектуальной собственности, в состав которой входят и товарные знаки, активно включились в защиту своих прав. Главным инструментом в этой борьбе остается совсем не новый, но хорошо зарекомендовавший себя способ — ­предъявление соответствующих исков в арбитражные суды.

Как известно, потребитель либо признает товар и приобретает его, либо отвергает. Чтобы товар покупали, производители используют некоторые способы стимуляции продаж. Прежде всего компании индивидуализируют свою продукцию, то есть сообщают потребителям фирменное наименование производителя. Также большое значение имеют товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. В свою очередь фирменное наименование и товарный знак, будучи визитной карточкой предприятия, обязывают его дорожить своей деловой репутацией, применять меры к повышению качества выпускаемых материальных ценностей. В этой связи весьма актуальна проблема обеспечения их правовой охраны.

Напомним, что незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых ­товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (п. 2 ст. 4 закона).

Давайте для начала рассмотрим ситуацию с одним из наиболее узнаваемых товарных знаков автомобиля, более известного в народе как «Волга». Если вы помните, данный комбинированный товарный знак состоит из:

 — многоугольника, в верхней части которого изображены зубцы Нижегородского Кремля, внутри — бегущий олень и словесный элемент «ГАЗ»;

 — словесного товарного знака, имеющего буквосочетание «ГАЗ».

Судебно-арбитражная практика

 Правообладателем этого товарного знака является ОАО «ГАЗ». Названные исключительные права зарегистрированы на товары и услуги 12-го класса — транспортные средства и запчасти — международного классификатора товаров и услуг (далее — МКТУ).

Вместе с тем ООО «Центр-ГАЗ», занимающееся реализацией грузовых и легковых автомобилей и запчастей к ним, использовал названные товарные знаки в своей предпринимательской деятельности. В частности, при публикации в газетах предложений о продаже автомобилей марки «ГАЗ», запчастей к ним и тюнинге; на своих вывесках, крышной установке и афишах; в ­Интернете, а также в своем фирменном наименовании.

ОАО «ГАЗ» посчитало это нарушением своих прав и обратилось в арбитражный суд. Компания потребовала исключить из фирменного наименования ООО сочетания букв «ГАЗ» и внести соответствующие изменения на этот счет в учредительные документы последнего. Также ОАО «ГАЗ» настаивало, чтобы ответчик прекратил использовать в хозяйственном обороте товарные знаки и обозначения и выплатил 100 000 рублей компенсации за нарушение прав на зарегистрированные товарные знаки.

Заявляя подобный иск, компания обязана доказать наличие реальной опасности смешения двух юридических лиц, выступающих в обороте под сходными фирменными наименованиями, введение в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает ему услуги. В суде были опрошены свидетели из числа покупателей, которые заявили, что, приобретая товары ООО «Центр-ГАЗ», они ошибочно полагали, что покупают машины компании ОАО «ГАЗ». В результате суд согласился с тем, что индивидуализация этих юридических лиц с указанными фирменными наименованиями, действующих в одном сегменте рынка, невозможна. В данном споре выиграло ОАО «ГАЗ» (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.06.2005 г. № А43–20728/2004–22–707).

Но на практике не всегда все однозначно. Приведем относительно похожее дело, которое закончилось для истца с меньшим успехом.

Судебно-арбитражная практика

Итак, на рынке работают две компании — ЗАО «КосмоЭлектро» и ООО «КосмоЭлектро М». Согласитесь, названия достаточно созвучные. Именно так и решили представители ЗАО, которые подали в суд на ООО «КосмоЭлектро М». Они потребовали от последнего прекратить незаконное использование товарного знака в виде словесного обозначения ­«КОСМОЭЛЕКТРО», зарегистрированного за истцом на основании ­свидетельства на товарный знак № 294645 от 30.08.2005 г.

Но это еще не все. Также они решили взыскать с ООО компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 700 000 руб. и запретить «КосмоЭлектро М» использовать латинскую транскрипцию товарного знака kosmoelectro в доменном имени.

Свою позицию представители ЗАО мотивировали тем, что ответчик ведет хозяйственную деятельность с использованием указанного словесного обозначения (в том числе осуществляет выпуск электрощитового оборудования и т.п.) без разрешения правообладателя. Претензий к «нарушителям» было много, в частности:

 — в качестве логотипа на визитных карточках сотрудников использована надпись «КосмоЭлектро М»;

 — фирма зарегистрировала и администрирует интернет-сайт с ­одноименным адресом;

 — в заголовке сайта использовано словосочетание «КосмоЭлектро М»;

 — в подписи к информации на интернет-страницах сайта звучит фраза «С уважением, коллектив компании «КосмоЭлектро М»;

 — в телефонных разговорах работники ответчика представляются как сотрудники фирмы «КосмоЭлектро»;

 — в документации (счетах, накладных и т.п.) на товары ответчика также имеется словесное обозначение «КосмоЭлектро».

Все это привело ЗАО к выводу, что его права злостно нарушены. То есть ответчик вводит потребителей товаров в заблуждение, а также не позволяет компании зарегистрировать на себя в Интернете доменное имя. Кстати, вопрос о сайте и послужил главной распрей.

Мы не будем углубляться в детали этого дела, так как на протяжении всего разбирательства разные инстанции занимали сторону то истца, то ответчика. Скажем лишь, что ФАС Московского округа, куда была подана кассационная жалоба, истца — ЗАО «КосмоЭлектро» — не поддержал (постановление от 18.09.2006 г. № КГ-А40/8707–06).

Логика судей была такова. Действительно, на сайте содержится информация о коммерческих предложениях ответчика, однако при этом словосочетание «КосмоЭлектро М» использовано именно в качестве составной части своего фирменного наименования — ООО «КосмоЭлектро М». То есть служит исключительно для индивидуализации самого юридического лица, разместившего рекламу на сайте.

В свою очередь индивидуализация имеет значение постольку, поскольку предполагается участие во внешней деятельности организации. Поэтому компания имеет полное право указывать свое имя в коммерческих и иных предложениях.

Кстати, признать недействительной регистрацию товарного знака могут и по причинам, зависящим от самой фирмы. Например, если она несколько раз меняла свою организационно-правовую форму.

Большинству из нас хорошо известен торговый знак водки «Столичная». Он представляет собой этикетку, в верхней и нижней частях которой, соответственно, расположены надписи «STOLICHNAYA» и «RUSSIAN VODKA». В центе этикетки в прямоугольном обрамлении размещены изо­бражение гостиницы «Москва», четыре медали, товарный знак с надписью «СПИ», а также надпись «STOLICHNAYA VODKA». Следует отметить, что все надписи, кроме слов STOLICHNAYA и СПИ, не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется в красном, белом, черном, бежевом, сером, зеленом сочетаниях.

Этот знак был зарегистрирован 10 октября 1969 года на имя государст­венного предприятия — Всероссийского объединения по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ — водка. Ему был присвоен номер 38388.

В 1988 году наименование правообладателя товарного знака № 38388 было изменено на ВХВО «Союзплодоимпорт» Госагропрома СССР, 18 января 1991 года — на ВВО «Союзплодоимпорт». В данный момент эта ­организация действует как ЗАО «Союзплодимпорт».

Судебно-арбитражная практика

Некоторое время назад ЗАО решило зарегистрировать новый товарный знак № 162956 «Pristyn Stolichnaya», однако в 2005 году Палата по патентным спорам признала эту регистрацию недействительной. Компания обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с жалобой на решение Палаты.

Оспариваемый товарный знак № 162956 является комбинированным и представляет собой этикетку, контрэтикетку и кольеретку со словесными элементами «Pristyn «Stolichnaya» в центре этикетки. Все слова, цифры, надписи, кроме «Pristyn» и «Stolichnaya», не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охранялся в черном, желтом, темно-желтом, красном и белом цветовых сочетаниях.

Интересно, что заставило представителей Палаты принять решение о недействительной регистрации? Оказывается, они исходили из того, что товарный знак по свидетельству № 162956 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров товарным знаком № 38388. Это свидетельствует о несоответствии его регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (постановление ФАС Московского округа от 27.09.2006 г. № КА-А40/9186–06).

Не секрет, что товарный знак могут украсть на различных этапах его использования. Но случается, что мошенники воруют товарный знак даже при проверке. Некоторые патентные фирмы, проверяя знак заявителя, могут зарегистрировать его на чье-либо имя, а затем предложить его выкупить. Кстати, так же могут поступить и ваши конкуренты. В таком случае лучше сначала подать заявку, а затем проводить поиск на выявление сходных ­товарных знаков либо обращаться за услугами в проверенные, надежные фирмы.

Подводные камни при использовании товарного знака могут коснуться не только правообладателей, но и тех, кто этот знак использует. Наиболее часто подобного рода проблемы возникают у предпринимателей, которые реализуют продукцию чужих марок. Следует помнить, что использование товарного знака возможно только на основе лицензионного договора. Если такой договор заключен не был, то использование признают незаконным. На этот счет можно привести несколько примеров.

Судебно-арбитражная практика

В июле этого года Управление милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства ГУВД Пермского края провело проверку склада, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В результате сотрудники обнаружили, что последний реализует быстродействующие хлебопекарные дрожжи «Саф-Момент», но не имеет прав на использование этого товарного знака. Предпринимателя оштрафовали на 3 000 рублей и конфисковали данную продукцию. Естественно, тот не согласился с подобным положением дел и обратился в суд. Он заявил, что приобрел товар с уже размещенным на нем товарным знаком и не является производителем этой продукции. Но, несмотря на все объяснения предпринимателя, судьи все равно усмотрели в его действиях состав преступления и оставили наказание без изменения (постановление ФАС Уральского округа от 19.10.2006 г. № Ф09–9216/06-С1).

Не менее печальная участь постигла и другого предпринимателя, из Краснодарского края.

Судебно-арбитражная практика

 Женщина продавала на рынке вещи, в числе которых были куртки с торговой маркой Nike. В результате проверки (аналогичной, как в предыдущем примере) представители контролирующих служб установили, что к этим курткам не было сертификатов соответствия на товар, логотип Nike исполнен не надлежащим образом, буквы соединены нитками при необходимом разрыве между ними. Кроме того, на этикетках не было указано состава ткани, швы выполнены криво, болтались остатки ниток. Но самое главное — не оказалось информации о потребительских свойствах товара на русском языке, да и предприниматель не смогла предоставить проверяющим согласие компании Nike на использование товарного знака. За это женщину оштрафовали на 10 000 рублей.

Предприниматель решила не сдаваться и в результате подала кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа. В качестве защиты она выбрала довольно интересные аргументы. Женщина заявила, что суд первой инстанции не исследовал вопрос об общественной опасности ее действий, а также не установил, причинили ли эти действия существенный вред экономике. Но представители ФАС сочли эти доводы неосновательными и оставили штраф неизменным. Кроме того, судьи отметили, что товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.10.2006 г. № Ф08–4684/2006–1968А).

 Остается только посоветовать предпринимателям и компаниям учиться на чужом опыте и не повторять таких досадных ошибок при использовании товарных знаков.

Если компания обнаружила, что кто-либо использует ее товарный знак на своей продукции, ей следует послать письмо нарушителю с требованием прекратить это незаконное использование. Для этого необходимо собрать как можно больше информации и доказательств. Кроме того, желательно сразу подать иск в суд о взыскании с нарушителя убытков, которые вы ­понесли в связи с незаконным использованием вашего товарного знака.

Обратите внимание, если товарный знак зарегистрирован, то его следует использовать, потому что если он не используется три года, то Палата по заявлению заинтересованного лица может его аннулировать. Этим тоже могут воспользоваться заинтересованные конкуренты.

Действующее законодательство предусматривает два способа защиты права на товарный знак: в судебном порядке и в административном (через антимонопольные органы, через Палату по патентным спорам, а также через таможенные органы). К особой категории следует отнести способы, ­предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

При выборе способа стоит учитывать его достоинства и недостатки. Не лишним будет и ориентироваться на ситуацию. Например, если незаконное использование товарного знака приносит большие потери правообладателю, то лучше обратиться в суд с иском о возмещении убытков. Однако чаще всего нарушение права не является очевидным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что доказать его будет не так просто. Особенно, когда используется обозначение, сходное до степени смешения со знаком правообладателя.

Вопрос определения сходства до степени смешения — один из наиболее ост­рых в подобных спорах. Кроме того, процедура разбирательства может длиться долго, а в течение этого периода нарушение права будет продолжаться.

Если правообладатель хочет обезопасить себя от незаконного использования знака, то ему следует прибегнуть к административно-правовым способам защиты. Например, обратиться в Палату по патентным спорам. Компания может предупредить регистрацию товарного знака, создающего потенциальную угрозу нарушения прав; прекратить правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на недобросовестного конкурента; признать товарный знак общеизвестным.

Также, чтобы прекратить незаконное использование товарного знака, можно обратиться в антимонопольные органы. Если нарушение права на товарный знак связано с ввозом и вывозом контрафактной продукции, то компании следует заявить в таможенные органы, чтобы те приняли меры по приостановлению выпуска товаров. Но при этом помните: такой способ защиты требует соблюсти большое число формальностей. Например, таможня не примет меры защиты, пока правообладатель не заключит договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу декларанта, собственника или получателя товаров. Ведь продукция, выпуск которой может быть приостановлен, может оказаться не контрафактной.

Действия Палаты по патентным спорам, антимонопольного органа, а также таможенных служб можно обжаловать в суд. В целом административно-правовой порядок защиты имеет один существенный недостаток — компания, выбравшая его, не может компенсировать причиненные ей убытки. На практике иногда стоит комбинировать разные способы защиты.

Итак, что же предпринять руководству компании, если оно обнаружит, что какая-то фирма продает продукцию или работает, используя схожий товарный знак? В этом случае рекомендуется действовать в нескольких направлениях.

Прежде всего направить нарушителю претензию. В ней надо потребовать прекратить незаконное использования знака. Указать, что в противном случае на нарушителя подадут исковое заявление в суд о возмещении убытков.

Одновременно можно запустить механизмы защиты административно- и уголовно-процессуального характера. Если нарушитель использует зарегистрированное обозначение, сходное со знаком правообладателя, то можно попробовать оспорить регистрацию в Палате по патентным спорам. Нелишним будет также обратиться в антимонопольные органы. Нередко довольно-таки весомым аргументом для нарушителя является возбужденное уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака.

Что касается превентивных мер, то предупредить и минимизировать возможность незаконного использования товарного знака стоит уже на стадии его регистрации. Так, чтобы выявить сходные зарегистрированные знаки, можно произвести информационный поиск по базе данных Роспатента. Такой поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности по заявлению любого лица. Причем не только в отношении зарегистрированных товарных знаков, но и в отношении обозначений, находящихся на стадии экспертизы заявки.

Также следует регистрировать товарный знак не только по одному классу товаров или услуг, по которому фирма собирается его использовать, но и по ряду смежных классов. Эта мера может в большей степени застраховать компанию от нарушений. Наконец, для предупреждения нарушения необходимо регулярно проводить мониторинг рынка на предмет ­использования тождественных и сходных товарных знаков.

Кроме серьезных разбирательств, в судебной практике встречаются и довольно забавные.

Судебно-арбитражная практика

Довольно часто на одной туристической арене появляются фирмы с похожими названиями, что вызывает путаницу у потенциальных клиентов и даже турагентов. Например, более 10 лет на рынке работает компания «ЗЭТ-ТУР», специализирующаяся на VIP-турах и индивидуальных заказах. В 1999 году начала свою деятельность фирма под названием «ЗЭТ-ТУР СЕРВИС». Чуть позже открылась «Зэт-Тур Вояж», но Ростуризм приказом № 121 от 10.10.2005 г. приостановил действие лицензии этой фирмы на 6 месяцев «в связи с грубыми нарушениями лицензионных требований и условий».

На туристическом рынке уже есть немало примеров, когда компания, запатентовав свое название, боролась со своим «двойником» и выигрывала дело. Одной из первых был «САН-ТУР», который отобрал брэнд у своего «двойника» «Сан Тура». Еще один недавний случай — с «Горячими» и «Горящими» турами, когда свое имя отвоевывала «Сеть магазинов горящих путевок».

Судебно-арбитражная практика

 Больше года назад Палата по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности аннулировала товарный знак «Кузьмич». За него больше года шли судебные споры между актером Виктором Бычковым (он сыграл вечно пьяного егеря Кузьмича в комедии «Особенности национальной охоты») и издательским домом «Собеседник», выпускающим одноименный сборник сканвордов.

В июне 2004 года учрежденное актером и его супругой ООО «П. Карло» подало в московский арбитраж иск с требованием взыскать с издательского дома 500 000 рублей за незаконное использование товарного знака. Отметим, что «Собеседник» с августа 2001 года издает еженедельник сканвордов ­«Кузьмич» тиражом в 100 тысяч экземпляров.

Свои претензии истцы подтвердили свидетельством о регистрации «Кузьмича» по нескольким классам товаров, включая печатную продукцию. В «Собеседнике» заявили, что актер просто пытается нажиться на знаке, так как сам газет и журналов не выпускает. Тем не менее в сентябре 2004 года арбитражный суд Москвы запретил ИД использовать товарный знак и обязал выплатить чете Бычковых 1 млн. руб. за его незаконное использование (перед последним заседанием истец удвоил претензии).

Однако денег Виктор Бычков так и не получил, так как позже «Собеседник» обжаловал решение суда. Параллельно ИД обратился в палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак. В результате Палата прекратила действие товарного знака «Кузьмич». Издательскому дому удалось доказать, что владелец знака злоупотреблял правом. Актер не выпускал и не маркировал товары, а лишь предъявлял претензии.

1 Если товарный знак зарегистрирован до 2002 года, то этот срок составляет не три, а пять лет (Федеральный закон от 11.12.02 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).